디자인권 무효 후 온라인 쇼핑몰 판매금지신청 손해배상 책임은?
목차
실제 사례: 중국 창작자로부터 디자인을 승계받아 한국에 정식 등록까지 마친 회사가 있었습니다. 유사 제품이 온라인 쇼핑몰 A에 올라오자 플랫폼에 판매금지를 신청했는데, 8개월 뒤 디자인권이 무효로 확정되었습니다. 그러자 경쟁사가 7,000만 원 손해배상을 청구해 왔습니다. 디자인권자는 정말 배상해야 할까요?
왜 이런 분쟁이 자주 발생할까요?
※ 본 사례는 사안의 이해를 돕기 위해 일부 사실관계를 각색하였으며 의뢰인의 개인정보는 보호되었습니다.
온라인 쇼핑몰 시장이 커지면서 디자인권 기반의 판매금지신청이 급증하고 있습니다. 디자인권자로서는 침해품의 유통을 신속하게 차단해야 하고, 플랫폼도 신고에 대응해야 하는 구조입니다. 그런데 등록디자인 자체가 사후에 무효로 확정되면, 판매를 중지당한 쪽에서는 “무효인 권리로 영업을 방해당했다”고 주장하며 손해배상을 청구하는 분쟁이 벌어집니다. 이 사건에서 법원은 어떤 기준으로 디자인권자의 책임을 판단하는지 살펴보겠습니다.
1. 등록디자인이 사후 무효가 되면 그 이전 권리행사도 모두 불법행위가 되나요?
아닙니다. 대법원과 하급심 법원은 일관되게 디자인권 등록무효심결이 확정되었다는 사정만으로 그 이전의 권리행사가 곧바로 위법한 행위가 되지 않는다고 보고 있습니다. 권리행사 당시 디자인권자에게 고의 또는 과실이 있었는지를 별도로 판단해야 합니다.
특허법원의 명시적 판시
특허법원은 디자인권 무효가 확정된 사안에서 다음과 같이 판시하였습니다.
“이 사건 무효심결이 확정된 이상 이 사건 디자인의 디자인권은 처음부터 없었던 것으로 간주되나, 이러한 사정만으로 이 사건 무효심결이 있기 이전에 원고가 이 사건 디자인의 침해를 주장한 행위가 곧바로 위법한 행위가 된다고 볼 수는 없으므로, 피고 주장처럼 원고가 이 사건 무효심결 이전에 이미 이 사건 디자인의 등록이 무효라는 점을 알았거나 알 수 있었는지가 선결되어야 할 쟁점이다.” (특허법원 2018. 4. 13. 선고 2017나2240 판결)
서울동부지방법원의 판단
서울동부지방법원도 유사한 사안에서 같은 취지로 판단하면서, 등록디자인이 사후적으로 무효가 되었다고 하더라도 무효판정 이전에는 등록디자인에 기하여 사회통념상 상당한 방법으로 침해행위의 중단 등을 요구할 수 있다고 판시하였습니다. 즉 사후 무효라는 결과만으로 이전의 권리행사를 소급적으로 위법하다고 평가할 수는 없다는 것입니다. (서울동부지방법원 2013. 8. 22. 선고 2011가합16989 판결)
판단 구조
| 구분 | 판단 내용 |
|---|---|
| 1차 판단 | 무효심결 확정 → 디자인권은 처음부터 없었던 것으로 간주 (디자인보호법 제121조 제3항) |
| 2차 판단 | 그러나 권리행사 당시의 위법성은 별도 판단 필요 |
| 핵심 쟁점 | 권리행사 당시 무효 가능성을 알았거나 알 수 있었는지 (고의·과실) |
| 입증책임 | 손해배상을 주장하는 측(원고)에게 있음 |
2. 온라인 쇼핑몰 A의 판매중지 결정과 디자인권자의 신청 사이에 인과관계가 인정되나요?
온라인 쇼핑몰이나 포털의 판매중지·게시중단 조치는 플랫폼 자체의 내부 심사기준에 따라 독자적으로 결정되는 것입니다. 따라서 디자인권자의 신청만으로 자동적으로 판매중지가 이루어진다고 볼 수 없고, 신청행위와 판매중지 사이의 상당인과관계는 별도로 입증되어야 합니다.
서울중앙지방법원의 판시
서울중앙지방법원은 온라인 쇼핑몰에 대한 디자인권 침해 신고와 관련한 인과관계에 관해 다음과 같이 판시하였습니다.
“원고가 온라인 쇼핑몰 업체에 피고 제품에 대한 디자인권 침해 신고를 한 사실만으로 바로 해당 제품에 대한 판매금지 조치가 이루어지는 것이 아니라 온라인 쇼핑몰 업체의 엄격한 내부 심사기준에 따라 판매금지 조치 여부가 결정되는데, 원고의 신고에 따라 피고 제품에 대한 판매금지 조치가 이루어졌다는 사정은 발견되지 않는 점” (서울중앙지방법원 2017. 2. 15. 선고 2016가합570416 판결)
같은 판결에서 법원은 온라인 쇼핑몰 B의 게시중단 조치에 대해서도 “온라인 쇼핑몰 B의 엄격한 내부 심사기준에 따라 자체적으로 내린 결정”이라고 판시하여, 플랫폼의 조치를 신청인의 행위로 귀속시킬 수 없다는 입장을 명확히 하였습니다.
거래처에 대한 경고장과 거래중지의 인과관계
유사한 취지로, 서울동부지방법원은 디자인권자가 대형 유통업체에 경고장을 보냈고 이후 거래 제품이 교체된 사안에서, 유통업체가 해당 경고장을 이유로 제품 교체를 요구하였다는 점을 인정하기에 부족하다고 보아 인과관계를 부정하였습니다. (서울동부지방법원 2013. 8. 22. 선고 2011가합16989 판결) 이 판단은 서울고등법원에서도 유지되어 확정되었습니다. (서울고등법원 2015. 7. 16. 선고 2013나64023 판결)
실무적 함의
손해배상을 청구하는 원고로서는 플랫폼이 어떤 근거와 절차로 판매중지 결정을 내렸는지, 디자인권자의 신청이 결정적 요인이었는지를 구체적으로 입증해야 합니다. 단순히 “신청 이후에 판매가 중지되었다”는 시간적 선후관계만으로는 상당인과관계가 인정되지 않습니다.
3. 디자인권자의 고의·과실은 어떤 기준으로 판단하나요?
디자인권자의 고의·과실은 권리행사 당시를 기준으로, 디자인권자가 무효 사유를 알았거나 통상 필요한 조사와 법률적 검토를 하였다면 쉽게 알 수 있었는지를 기준으로 판단합니다. 단순히 사후 무효확정이라는 결과만으로 과실을 추정할 수는 없습니다.
서울고등법원이 제시한 판단 기준
서울고등법원은 디자인권에 기한 경고행위의 위법성 판단 기준을 다음과 같이 제시하였습니다.
“디자인권자가 경쟁업자의 거래상대방에 대하여 소를 제기하는 전제로서 하는 경고행위도 그 자체가 경쟁업자의 영업상 신용을 해하는 행위라는 것에 비추어 소의 제기와 마찬가지로 사실적, 법률적 근거가 없는 것을 알면서 또는 디자인권자로서 디자인권침해소송을 제기하기 위해서 통상 필요한 사실 조사와 법률적 검토를 하면 사실적, 법률적 근거가 없음을 쉽게 알 수 있었다고 할 수 있음에도 굳이 경고한 경우에는 경쟁업자의 영업상 신용을 해하는 허위사실의 고지나 유포로서 위법하게 된다고 해석하여야 한다.” (서울고등법원 2015. 7. 16. 선고 2013나64023 판결)
고의·과실이 부정되는 주요 사정
법원이 디자인권자의 고의·과실을 부정하면서 고려한 대표적 사정들은 다음과 같습니다.
- 권리행사 당시 등록디자인이 특허청에 유효하게 등록되어 있었던 점
- 무효심판 청구 및 무효심결 확정이 모두 권리행사 이후에 이루어진 점
- 권리행사 당시 디자인권자가 무효사유를 구체적으로 알 수 있는 자료가 없었던 점
- 특허심판원이 무효 판단의 근거로 삼은 선행디자인을 권리행사 당시 디자인권자가 알았다고 볼 증거가 없는 점
- 권리범위에 포함된다고 볼 충분한 근거가 있었던 점
특허법원이 제시한 실무 기준
특허법원은 디자인권자가 자신의 디자인을 출원하기 전에 유사한 형상의 제품을 판매하거나 실용신안을 출원한 사정이 있더라도, 그 자체만으로 디자인권자가 출원 당시 무효 가능성을 알았거나 알 수 있었다고 추단할 수는 없다고 판시하였습니다. 디자인의 유사 여부 판단이 전문적이고 어렵다는 점, 그리고 디자인권자가 그 무효 가능성을 구체적으로 인식하였다는 점에 대한 입증책임은 손해배상을 주장하는 측에 있다는 점을 명확히 한 것입니다. (특허법원 2018. 4. 13. 선고 2017나2240 판결)
유사 사건에서의 실무 경험
담당 변호사팀은 최근 플랫폼 판매금지신청 이후 디자인권이 무효로 확정되자 경쟁사가 수천만 원의 손해배상을 청구한 유사 사건을 수행하고 있습니다. 이 사건에서는 의뢰인이 외국 창작자로부터 적법하게 권리를 승계받아 한국 특허청의 정식 심사를 거쳐 등록을 받은 점, 권리행사 당시 무효 가능성을 인식할 수 있는 자료가 전혀 없었던 점을 중심으로 위 판례 법리에 따라 고의·과실 부존재를 다투고 있습니다.
4. 대표이사 개인에 대한 손해배상 청구는 인정되나요?
법인의 대표이사가 대표이사의 자격으로 행한 법인의 업무집행 행위에 대해서는, 법인과 별도로 개인적 불법행위 책임을 부담하는 것이 원칙적으로 인정되지 않습니다. 대표이사 개인의 고의 또는 중과실에 의한 별도의 불법행위가 있어야 개인 책임이 성립할 수 있습니다.
상법상 책임 구조
주식회사의 대표이사가 그 직무와 관련하여 행한 업무집행 행위로 타인에게 손해를 가한 경우, 회사는 민법 제35조 또는 상법 제389조 제3항, 제210조에 따라 손해배상 책임을 부담합니다. 대표이사 개인의 책임은 상법 제401조에 의해 “악의 또는 중대한 과실로 그 임무를 해태한 때”에 한해 제3자에 대한 책임이 인정되는 구조입니다.
실무에서의 적용
판매금지신청과 같은 권리행사는 회사 차원의 디자인권 관리 활동의 일환입니다. 디자인권자가 회사이고, 권리행사도 회사의 이름으로 이루어졌다면, 그것이 적법한 절차에 따른 권리행사인 한 대표이사 개인에게 별도의 불법행위 책임을 귀속시킬 근거는 원칙적으로 존재하지 않습니다.
원고가 대표이사 개인을 피고로 포함시켰다면, 원고로서는 회사 행위와 별도로 대표이사 개인이 고의 또는 중과실에 의한 독자적 불법행위를 저질렀음을 구체적으로 주장·입증해야 합니다.
FAQ
법무법인 아틀라스는 인천 송도에서 디자인권·특허권 등 지적재산권 분쟁과 기업 관련 민·형사 사건을 수행하고 있습니다. 최근에는 온라인 쇼핑몰 A 등 온라인 플랫폼을 둘러싼 디자인권 분쟁, 무효심결 확정 이후 제기된 손해배상 청구 등 새로운 유형의 사건이 늘어나고 있으며, 담당 변호사팀은 이러한 사건에서 축적된 실무 경험을 바탕으로 업무를 수행하고 있습니다.
※ 본 글에서 소개된 법률 정보는 일반적인 안내 목적으로 작성되었으며, 개별 사건의 구체적인 사실관계에 따라 법적 판단이 달라질 수 있습니다. 실제 사건에 대한 대응은 반드시 변호사와 상담하시기 바랍니다.